Convenio de Titularidad de Marcas

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• ¿Qué es un Convenio de titularidad de Marcas?

Es un acuerdo celebrado entre todas las personas que serán titulares de uno o varios registros de marca. En este convenio se establecen las reglas de uso de la marca, el procedimiento para transmitirla a un tercero, los casos en los que podría cancelarse el registro, y el mecanismo para limitar los productos o servicios protegidos en caso de ser necesario.

Cuando una marca será propiedad de dos o más personas, este convenio se vuelve indispensable, ya que debe ser celebrado y firmado por todos los copropietarios para definir de manera clara sus derechos y obligaciones.

• ¿Por qué es importante?

Registrar una marca a nombre de varias personas puede ser beneficioso especialmente en casos de alianzas o emprendimientos conjuntos. Sin embargo, compartir una marca sin establecer claramente las reglas de uso de la marca puede generar conflictos. Este convenio es indispensable a efecto de solicitar un registro de marca ante el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Además, cobra relevancia dado que:

• • Establece lineamientos claros sobre el uso de la marca.
  • Regula modificaciones y transmisiones para evitar disputas.
  • Previene conflictos entre copropietarios y protege sus derechos.
  • Facilita la explotación comercial de la marca o marcas mediante el establecimiento del proceso de otorgamiento de franquicias o licencias.

• ¿Cuáles son sus requisitos?

Para que el convenio de cotitularidad sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

• • Debe encontrarse por escrito.
  • Debe ser firmado por todos los copropietarios de la marca o marcas.
  • Debe incluir datos completos de cada titular, a saber, nombre, domicilio y datos fiscales.
  • Debe especificar el porcentaje de participación de cada titular sobre la marca.
  • Debe designar a un representante legal común que actúe en nombre de todos los titulares.

• ¿Qué elementos relevantes debe contener este contrato?

Para que el convenio cumpla su función, debe incluir:

• • Datos de la marca: Número de registro o solicitud, clases y productos/servicios protegidos.
  • Identificación de los copropietarios: Nombre y datos de cada titular.
  • Distribución de derechos y obligaciones: Porcentaje de participación de cada titular.
  • Reglas para franquicias o licencias: ¿Se necesita consentimiento de todos para otorgarlas?
  • Reglas en caso de venta: ¿Qué sucede si un titular quiere vender su parte a un tercero? ¿Los demás titulares tienen derecho de preferencia?
  • Duración y terminación del convenio: ¿Qué sucede si uno de los titulares decide retirar su participación sobre la marca?

Ejemplo de caso práctico

Regina y Fernanda Solar han decidido emprender con su propio estudio de yoga, “SOLTAU”. Para ello, registrarán su marca para amparar servicios de actividades deportivas y centro de yoga.

Dado que ambas serán titulares del registro, celebrarán un convenio de cotitularidad, en el cual:

• • Se establecerá que cada una tendrá el 50% de la marca SOLTAU.
  • Se definirán las reglas sobre su uso y transmisión, por ejemplo, qué sucedería si Regina desea vender su participación a un tercero.
  • Se especificará el procedimiento para otorgar franquicias en el futuro.
  • Se designará a Erika Saltillo, su abogada de confianza, como representante común para actuar en nombre de ambas en gestiones relacionadas con la marca.

Este convenio les permitirá gestionar su marca de manera organizada y evitar cualquier conflicto en el futuro.